Товарные знаки и патентные тролли: как предпринимателю защитить себя от судебных исков и не стать нарушителем

Можно ли говорить о том, что увеличилось количество исков о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак?

— Такие вещи, как товарные знаки, средства индивидуализации, сейчас всюду и везде. Даже на маркетплейсы не зайдёшь, если у тебя нет товарного знака. Естественно, и исков стало больше. Кроме того, сейчас всех нас «массажируют», так называемые, «патентные тролли», которые регистрируют на себя все подряд товарные знаки и предъявляют многочисленные иски. Статистику также пополняют иски из-за нарушений исключительных прав на [героев популярных мультфильмов] «Маша и медведь», «Щенячий патруль», «Фиксики», «Смешарики» и прочее. Каждый персонаж сам по себе защищается правом. Кроме того, они каждый персонаж защитили и товарными знаками. Это и повлекло количество исков. Поэтому сейчас их стало гораздо больше, чем было раньше.

А нет ли злоупотребления такими исками?

— Появилось у нас понятие «патентного тролля», его нет в законодательстве. Они злоупотребляют. На одно ИП может быть зарегистрировано 894 товарных знака. Ясно же, что человек все 894 товарных знака использовать не может, поэтому это «патентный тролль». Он предъявляет иски и, к сожалению, выигрывает их, потому что формально товарные знаки нарушаются. Причём он регистрирует товарные знаки на общие понятия, под что может попасть неограниченное количество лиц.

Но они же и как санитары леса. То есть, если уж ты собрался на рынок выходить и чем-то торговать или услуги оказывать, то позаботься о своём имени, придумай его, разработай, зарегистрируй, но мы же этого не делаем.

Ещё часто встречается злоупотребление, когда кто-то вышел на рынок, не зарегистрировал за собой товарный знак, а потом его конкурент или недоброжелатель регистрирует его товарный знак на себя. С этим активно борется УФАС, потому что именно в их полномочиях доказывать факт такой регистрации, как злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция. УФАС выносит решение, и на основании него нужно подавать в палату по патентным спорам Роспатента, чтобы аннулировать такой товарный знак. Но заявителю нужно доказать, что тот, кто подавал на регистрацию товарного знака, о нём знал. Вот только в этом случае это признают недобросовестной конкуренцией.

Когда предпринимателю или юридическому лицу нужно задумываться о регистрации товарного знака?

— Каждому предпринимателю нужно понимать, что они все создают объекты интеллектуальной собственности: сайт, фотографии, тексты, картинки, соцсети. Лучше всего придумать своё средство индивидуализации, то есть товарный знак. Он может быть изобразительный, словесный, даже запаховый. И его нужно зарегистрировать, не надо жалеть деньги на регистрацию. На самом деле это не так и дорого. Да, госпошлины подняли, если раньше это было 50 тысяч рублей, то сейчас, наверное, тысяч 70. Для любого начинающего предпринимателя это серьёзные деньги, но потом это может обернуться гораздо большими потерями. Во-первых, твой товарный знак могут зарегистрировать и тебе же предъявят иск. Во-вторых, даже зарегистрированный товарный знак, если ты его неправильно используешь, может не давать гарантии. В-третьих, это инструмент конкурентной борьбы. Если кто-то начнёт под твоим именем что-то делать, ты хотя бы это защищать сможешь.

А если товарный знак, который предприниматель хотел бы использовать, уже ранее был зарегистрирован. В такой ситуации стоит пытаться аннулировать его или лучше придумать новый?

— Бывают такие ситуации, когда потомственно использовали товарный знак, но не регистрировали. Бывают такие обозначения, от которых невозможно отказаться, тогда имеет смысл попробовать либо договориться с правообладателем, либо поконфликтовать и забрать. Для этого ты должен выяснить используется товарный знак или нет. Нужно самому подать заявку на такой товарный знак, чтобы стать заинтересованным лицом. Дальше ты пишешь правообладателю предложение заинтересованного лица, в котором предлагаешь три варианта поведения: предложить правообладателю дать письмо-согласие на регистрацию товарного знака, предложить продать товарный знак или добровольно отказаться (частично отказаться) от него в Роспатенте.

Но лучше придумать что-то своё и зарегистрировать.

В марте Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск ИП Сморочинской Инессы Владимировны из Москвы к индивидуальному предпринимателю Бобковой Наталье Александровне из Челябинска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Истец является обладателем исключительного права на товарный знак «amэ, ame», ответчик — на товарный знак «STUDAME». Однако в своей деятельности челябинская предпринимательница использовала словесные обозначения «stud.AME» и «Ame». В связи с этим истец просил запретить ответчику использовать обозначения «stud.AME», «Bon Ame», «Ame», а также взыскать с него компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Однако позже истец частично отказался от исковых требований в части запрета на использование обозначения «stud.AME», «Bon Ame», «Ame». В результате суд взыскал с ответчика 100 тысяч рублей компенсации.

Можно ли было избежать судебного иска?

— Пример очень яркий — если ты регистрируешь свой товарный знак, ты должен его использовать в том виде, в каком он зарегистрирован. Парадокс этого дела в том, что девушка, которой предъявили иск, делала авторскую штучную работу. Почему суд настолько существенно снизил сумму исковых требований? Потому что мы в суде доказали, что мы добросовестные участники рынка, что мы с самого начала пытались за собой зафиксировать эти права. У правообладателя товарный знак «amэ, ame», а у нас «STUDAME». Но его товарный знак старший. Он был зарегистрирован ещё в 2013 году. Получилось, что, используя отдельные элементы из «STUDAME» — только «Ame», она попадала под нарушение старшего товарного знака.

Мы в суде заняли позицию, что мы всё время были добросовестны. Мы товарный знак «Bon Ame» пытались зарегистрировать, мы регистрировали товарный знак ООО Студия «АМЭ», мы зарегистрировали товарный знак «STUDAME».

Надо понимать, что если ты зарегистрировал «STUDAME», то и используй «STUDAME». Истец сделал контрольную закупку футболки «варёнки» и на этикетке было написано «studAME». Это ещё можно было подвести под использование своего товарного знака, но футболка была упакована в бумагу и в сумку с наименованием «Ame». Естественно, это привлекает внимание потребителя и является нарушением товарного знака, поэтому суд и удовлетворил иск.

Использовать можно только свой товарный знак, никакие вариации не допускаются?

— Товарный знак, как даёт исключительные права, так и накладывает исключительные обязанности. Первая обязанность — ты должен использовать свой товарный знак. Если ты его не используешь в течение трёх лет, тогда заинтересованное лицо может подать иск о признании товарного знака недействительным и аннулировать его. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Если бы ответчик получила иск, что она не использует свой «STUDAME», то она бы предоставила в суд по интеллектуальным правам доказательства, что его использует, но было бы только наименование «Ame». Она бы не доказала и её бы товарный знак аннулировали.

Вторая обязанность — это защита товарного знака. Ты можешь зарегистрировать патент на изобретение и не защищать его и всё равно будешь автором, никто не аннулирует. А в товарных знаках, если ты не защищаешь свой же товарный знак, то утрачивается различительная способность. Самый яркий пример — это термос. Когда-то это был товарный знак, но правообладатель его не защищал, поэтому теперь термос — это общеупотребительное слово.

В декабре прошлого года суд по интеллектуальным правам оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» к ООО «Машсервис» о защите исключительных прав. «ЧТЗ-Уралтрак» требовал запретить «Машсервис» использовать два товарных знака: обозначения «ЧТЗ» и изобразительное обозначения в виде трёх квадратов с расположенными под ними букв ЧТЗ, а также взыскать в пользу завода компенсацию в размере 5 миллионов рублей за каждый товарный знак. Суды удовлетворили иск частично, взыскав с ответчика по 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на каждый из двух товарных знаков. При этом ответчик в суде указывал, он предлагал к продаже не контрафактную продукцию, а продукцию производства самого истца, которая уже ранее введена им в гражданский оборот.

Ответчик занимался перепродажей продукции завода «ЧТЗ-Уралтрак», почему последовал иск?

— Это и есть принцип исчерпания права правообладателя. А как им ещё торговать продукцией, если её не рекламировать? В решении пишут, что это является нарушением товарного знака и ведёт к непонятному источнику происхождения товара, потребитель может путаться. В чём потребитель может путаться, если это их же товар рекламируется? Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что, если допустить, что это продукция правообладателя, то на использование его товарного знака нужно брать согласие. То есть сейчас все те, кто торгует iPhone, iPad, Samsung и другими брендами должны брать согласие на использование товарного знака? Не должны, потому что правообладатель один раз ввёл в гражданский оборот продукцию, дальше она уже подлежит перепродаже хоть десять тысяч раз.

В материалах этого дела есть даже договор поставки от их официального дилера. И в отзыве дилер пишет о том, что мог в любой момент поставить ответчику официальную продукцию. Что нарушил продавец, если он торговал вашей продукцией?

Если Верховный суд РФ не исправит эту ситуацию, тогда любой правообладатель сможет продавать свою продукцию и к ней же предъявлять иск и взыскивать компенсацию. То есть он сначала продал продукцию и заработал прибыль, а потом ещё.

Они предъявили по 5 миллионов за два товарных знака, суд взыскал по 50 тысяч рублей. Ответчику, чтобы обжаловать в апелляцию, нужно было заплатить 30 тысяч госпошлины и оплатить услуги юриста. Чтобы обратиться в суд по интеллектуальным правам, нужно было заплатить ещё 50 тысяч госпошлины. Он проиграл суд по интеллектуальным правам. Мы пошли в Верховный суд. Сейчас он заплатил 80 тысяч госпошлины, а с него взыскали всего 100 тысяч рублей. То есть, он должен был смириться с незаконным решением, ему экономически было выгодно признать незаконное решение. У него сейчас бюджет выливается уже не в одну сотню тысяч рублей, а взыскали с него всего 100 тысяч.

В марте 2025 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области по иску НПО «Современные пожарные технологии» (ООО «НПО «Сопот») к ООО «Унимод». Истец просил признать незаконными действия ответчика по предложению к продаже товаров «установки комбинированного тушения пожаров (УКТП)» под обозначением «Пурга», сходным до степени смешения с товарным знаком истца, удалить все предложения о продаже с сайта, обязать прекратить незаконное использование фотографических произведений истца на данную продукцию, и взыскать с ООО «Унимод» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров на сумму 5 594 480 рублей, а также за нарушение исключительных прав на фотографические произведения в размере 5 миллионов рублей. Исковые требования были удовлетворены частично. Ответчика обязали прекратить нарушение исключительного права «НПО «Сопот» на товарный знак путём удаления обозначения «ПУРГА» на сайте ответчика, удалить фотографии истца, а также с него взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 594 480 рублей, и за нарушение исключительных прав на фотографические произведения в размере 500 тысяч рублей.

В этом случае ответчику пришлось заплатить компенсацию в два раза больше суммы, которую он получил от продажи продукции истца, а также за использование фотографий?

— Это дело ещё комичнее, они предъявили иск к фотографиям. Люди рекламировали их продукцию, торговали их продукцией, а за это истец с них взыскивает компенсацию и запрещает им это делать. В этом деле мы говорим, что у нас была группа лиц, которая покупала продукцию, начиная с 2013 года, потом эта группа лиц продала её ответчику, и он продукцию реализовал. Сначала иск предъявляли по 5 миллионов рублей к фотографиям и к продукции на фотографиях, а потом они изменили исковые требования и предъявили двойную стоимость, по их мнению, контрафактной продукции, которую он продал.

Они должны были сделать контрольную закупку, и тогда бы увидели, что это не их продукция маркирована их товарным знаком. Вот тогда бы было нарушение. А они говорят, что не знают их это продукция или нет. Мы доказываем, что мы у них её на группу лиц купили и продали, и рекламируем мы их продукцию. Мы представили и руководство по эксплуатации на эту продукцию, и сертификат соответствия этой продукции именно правообладателя.

Если сейчас суд по интеллектуальным правам придёт к тому, что решение законное, тогда придётся удалять всю продукцию с сайта и не торговать ей. Вот и всё.

Как в такой ситуации предпринимателям и юридическим лицам защитить себя от судебных исков?

— Продавцам нужно иметь у себя документы всей цепочки. То есть, если правообладатель продал Иванову, Иванов Петрову, Петров Сидорову, и в итоге Бычков заключает договор купли - продажи, он должен запросить документы всей цепочки, хотя бы в копиях. Да, это усложняет процесс, но другого варианта нет. Иначе правообладатель может Бычкову предъявить иск и взыскать компенсацию.

Я считаю, что бремя доказывания всё-таки должно лежать на правообладателе. Он должен доказать, что продукция контрафактная. Для этого сделать закупку, провести анализ продукции, чтобы подтвердить, что она не его производства.

Ранее мы рассказывали, что АО «Макфа» выиграло в Китае суд с местным производителем лапши «Максим» по делу о товарном знаке. Компания из Поднебесной использовала для своей продукции упаковку со схожим дизайном, чем нарушила права челябинского агрохолдинга.